Верховный Суд принял решение по делу о признании знака «Mc» хорошо известным в Украине - 09.09.2019

20 августа 2019 Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда принял решение по делу № 910/13209/18. Иск был подан о признании недействительным решения Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности Украины от 26.12.2016 про признание знака "МС" в отношении МcDonald's International Property Company хорошо известным в Украине. // 09.09.2019

Истец - общество с ограниченной ответственностью "Аскания-Трейдинг" (далее - Общество) обратилось в суд с иском к Министерству экономического развития и торговли Украины (далее - Министерство), третье лицо - Макдональдс Интернешнл Проперти Компани, ЛТД. (МcDonald's International Property Company, Ltd .; далее - Компания).

Иск обоснован тем, что Решение Апелляционной палаты Государственной службы интеллектуальной собственности Украины принято при неполном исследовании обстоятельств относительно указанного знака, выводы Апелляционной палаты являются необоснованными и не соответствующими действительности, при том, что Решение АП нарушает права истца.

Решением хозяйственного суда города Киева от 13.03.2019, оставленным без изменений постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 29.05.2019, в иске отказано. Решение и постановление мотивировано необоснованностью исковых требований, неподтверждением их имеющимися в материалах дела доказательствами, опровержимостью этих доводов надлежащим образом и в установленном законом порядке ответчиком и третьим лицом.

В кассационной жалобе в Верховный Суд Общество, отмечая о незаконности и необоснованности обжалуемых судебных решений, принятии их вследствие неполного выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела, недоказанности обстоятельств, просило отменить упомянутые решения и постановление предыдущих судебных инстанций по данному делу и принять новое решение, которым иск удовлетворить.

В частности, Общество в кассационной жалобе отметило, что:

  • судами предыдущих инстанций всесторонне, полно, объективно и непосредственно исследованы все имеющиеся по делу доказательства;
  • обстоятельства, имеющие значение для дела и которые суды предыдущих инстанций признали установленными, есть недоказанными;
  • судами первой и апелляционной инстанций не была дана оценка всем как собранным по делу доказательствам в целом, так и каждому доказательству, содержащемуся в деле, и не было мотивировано отклонения или учета каждого доказательства;
  • судами предыдущих инстанций была неверно оценена принадлежность и допустимость доказательств, предоставленных по делу ответчиком и третьим лицом;
  • суды первой и апелляционной инстанций пришли к ошибочным выводам относительно законности Решения АП в нарушение Закона Украины "Об охране прав на знаки для товаров и услуг" (далее - Закон) и Порядка признания знака хорошо известным в Украине Апелляционной палатой Государственной службы интеллектуальной собственности Украины;
  • в деле нет ни одного доказательства, подтверждающего хорошую известность именно отдельного словесного знака "МС" на 01.06.2009.

Согласно решению АП Государственной службы интеллектуальной собственности Украины, правопреемником которой является Министерство, признан хорошо известным в Украине знак "МС" в отношении Компании (компания штата Делавэр, CША) для товаров 29 класса МКТУ: "пищевые продукты, изготовленные из мяса, свинины , рыбы, домашней птицы; коктейли молочные "; 30 класса МКТУ: "сандвичи; сэндвичи с мясом; сандвичи со свининой; сэндвичи с рыбой; сандвичи с куриным мясом; пирожные; мучные кондитерские изделия; мороженое" и услуг 43 класса МКТУ: "рестораны самообслуживания; заведения быстрого и ежечасного обслуживание, услуги ресторанов, услуги по приготовлению блюд и напитков на вынос "по состоянию на 01.06.2009.

Это решение утверждено приказом Государственной службы интеллектуальной собственности Украины от 18.01.2017 № 06-Н.

Общество считает, в частности, что: знак "МС" не имеет различительной способности, является общеупотребительной приставкой иностранного происхождения и не может быть монополизирован одним лицом, а потому и не мог быть признан хорошо известным знаком относительно Компании; при этом Общество является владельцем свидетельств Украины № № 130111, 130112 на знаки "McCorn" и "MacCorn", включающие в свой состав знак "Мс", а потому признание знака хорошо известным нарушает права Общества.

В то же время, по утверждению компании, знак "МС" приобрел самостоятельную различительную способности, а также статус хорошо известного знака компании МакДональдз, что подтверждено решениями судов США, Европейского Союза, других стран, имеющимися в деле. История знака "Мс" прямо связана с историей Компании, в частности символизирует имя одного из ее основателей.

В Решении АП в соответствии с пунктом 3.2.3 Порядка признания знака хорошо известным в Украине Апелляционной палатой Государственной службы интеллектуальной собственности Украины, утвержденного приказом Министерства образования и науки Украины от 15.04.2005 № 228, зарегистрированного в Министерстве юстиции Украины 05.05.2005 за № 471 / 10751 (с последующими изменениями и дополнениями, далее - Порядок), в подтверждение установления фактора степени известности и признания знака "МС" в соответствующем секторе общества были приняты во внимание результаты опроса потребителей по вопросам хорошей известности знака в Украине.

Суд пришел к выводу о подтверждении (согласно Заключению по опросу потребителей) высокой степени известности и признания знака в соответствующем секторе общества.

Согласно имеющимся в деле заключениям экспертов Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз по результатам проведения комиссионной экспертизы в сфере интеллектуальной собственности от 09.01.2019 (далее - заключение КНИИСЭ) знак "МС" имеет высокую степень известности среди взрослого населения Украины.

 В связи с положениями пункта 3.2.3 Порядка (по продолжительности, объему и географическому района использования знака) судами указано, что знак "Мс" используется заявителем на территории Украины как самостоятельно, в форме зарегистрированного знака по свидетельству Украины № 144001, так и в составе серии знаков, основой которых является знак "Мс", путем включения его в название товара, нанесения на упаковку, в которой содержится такой товар, при продаже и предложении для продажи (в частности, на чеках, ценниках). Согласно Заключению КНИИСЭ самостоятельное использование знака "Мс" подтверждается использованием его в наружной рекламе по всей территории Украины начиная с 2006 года.

Как следует из материалов дела, по решению Офиса по патентам и торговым маркам США (Апелляционная Палата товарных знаков) от 24.06.2014 по делу МакДональдз Корпорейшен (оппонент) против Джоэл Д.Джозеф (заявитель) по возражению против регистрации торговой марки "BioMcDiesel" суд пришел к выводу об интенсивном использовании знака "Мс" отдельно на территории США.

Продукция, маркированная знаком "Мс", производится и реализуется в Украине в значительных объемах. Знак "Мс" интенсивно используется как составная часть коммерческого (фирменного) наименования Компании, в названии ресторанов, деловой документации, рекламе, маркетинговых акциях, как составляющая названия продуктов питания.

Сведения о Компании и продукции со знаком "МС" с 1995 по июнь 2009 года освещались в печатных изданиях Украины, электронных изданиях сети Интернет, рекламе на украинских телеканалах (со значительными затратами компании на рекламу), на официальном сайте Компании, в других доменных зонах, популярных социальных сетях, в проведении многочисленных благотворительных акций.

Компания осуществляла и продолжает осуществлять все необходимые меры для получения правовой охраны знака "МС" и знаков с использованием элемента "МС" в Украине и за ее пределами. По материалам дела не находят подтверждения доводы Общества об отсутствии у Компании отдельной регистрации знака "МС".

Начиная как минимум с 26.02.1980 (примерно на 30 лет раньше даты 01.09.2009) Компанией по всему миру осуществлялось успешное для нее отстаивание прав на знак "Мс" путем аннулирования и признания недействительными регистраций других лиц,что содержали в своем составе знак "Мс", и запрета использования данного знака именно на основании принадлежности Компании ранее приобретенных прав на хорошо известный знак "МС" и серию (семью) торговых марок с общим элементом "МС"; приведенное подтверждается материалами дела.

Также надлежащими доказательствами подтверждается успешное для компании отстаивания прав на знак "МС" именно в Украине и признание недействительными и прекращение использования в Украине других обозначений, содержащих в своем составе хорошо известный знак "МС" или схожие с ним обозначения, включая такие обозначения, как "McDAFI's", "МакСмак", "McBurger", "МакBeer", "McApple Cider", "McEnergy", "Дуэт Мак-Джем", "МакСир", "McSandwich", "Мак-Сендвич", "McSanches", "СМакДрайв", "Макконти" и другие.

В соответствии с частями первой и четвертой статьи 25 Закона охрана прав на хорошо известный знак осуществляется согласно статье 6 bis Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 20.03.1883, которая действует в Украине с 25.12.1991, и настоящим Законом на основании признания знака хорошо известным Апелляционной палатой или судом. С момента, когда, по определению Апелляционной палаты или суда, знак стал хорошо известным в Украине, ему предоставляется правовая охрана такая же, если бы этот знак был заявлен на регистрацию в Украине. При этом она распространяется также на товары и услуги, не родственные тем, для которых знак признан общеизвестным в Украине, если использование этого знака другим лицом относительно таких товаров и услуг будет указывать на связь между ними и владельцем хорошо известного знака и его интересам, вероятно, будет нанесен ущерб таким использованием.

По действующему на момент возникновения спорных правоотношений законодательству, в том числе Закону, Парижской конвенции по охране промышленной собственности, Порядку, последствиями признания знака для товаров и услуг хорошо известным в Украине есть возможность запрещать его использование на товарах и услугах, что являются неоднородными с теми, для которых он признан общеизвестным, а также право владельца знака требовать запрета использования обозначения, составная часть которого воспроизводит хорошо известный знак.

Из искового заявления и судебных решений по данному делу усматривается, что общество обратилось в хозяйственный суд с иском к Министерству о признании недействительным Решение АП о признании хорошо известным в Украине знака "МС" в отношении Компании.

При этом истцом (Обществом) не учтено, что оспариваемым решением АП признано знак "Мс" хорошо известным в отнрошении Компании по ее заявлению, и, требуя признания упомянутого решения недействительным, истец тем самым фактически оспаривает право собственности Компании.

Статьей 47 ГПК Украины предусмотрено, что:

  • иск может быть предъявлен совместно несколькими истцами или к нескольким ответчикам; каждый из истцов или ответчиков с другой стороны действует в процессе самостоятельно;
  • участие в деле нескольких истцов и (или) ответчиков (процессуальное соучастие) допускается, если: 1) предметом спора являются общие права или обязанности нескольких истцов или ответчиков; 2) права или обязанности нескольких истцов или ответчиков возникли из одного основания; 3) предметом спора являются однородные права и обязанности.

Согласно части первой статьи 48 названного Кодекса суд первой инстанции вправе по ходатайству истца до окончания подготовительного производства, а в случае рассмотрения дела по правилам упрощенного искового производства - до начала первого судебного заседания, привлечь к участию в нем соответчика.

Согласно части первой статьи 50 ГПК Украины третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до окончания подготовительного производства по делу или до начала первого судебного заседания, если дело рассматривается в порядке упрощенного искового производства , в случае если решение по делу может повлиять на их права или обязанности по одной из сторон.

Из содержания приведенных норм следует, что третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, должны находиться с одной из сторон в материальных правоотношениях, которые в результате принятия судебного решения по делу претерпевают определенные изменения. Основанием участия в деле такого третьего лица является его заинтересованность в результатах разрешения спора, а именно - вероятность возникновения у него в будущем права на иск или возможности предъявления к нему исковых требований со стороны истца или ответчика.

В то же время предмет спора должен находиться за пределами этих правоотношений, иначе такое лицо может иметь самостоятельные требования на предмет спора. Для таких третьих лиц в принципе невозможен спор о праве с противоположной стороной в соответствующем судебном процессе. Если указанный спор допускается, то это лицо обязательно должно иметь процессуальный статус (положение) соответчика по делу, а не третьего лица.

Между тем, как выяснено местным хозяйственным судом по данному делу и подтверждается последним:

  • определением хозяйственного суда города Киева от 23.10.2018 Компанию привлечено к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора;
  • в дальнейшем (06.11.2018) ответчиком (Министерством) подавалось ходатайство о привлечении к участию в деле Компании в качестве соответчика; 24.11.2018 истцом (Обществом) представлены возражения относительно участия в деле Компании в качестве соответчика;
  • протокольным постановлением названного суда от 28.11.2018 отказано в удовлетворении ходатайства ответчика о привлечении к участию в деле Компании в качестве соответчика, так как по правилам статьи 48 ХПК Украины право на подачу такого ходатайства (заявления) предоставлено исключительно истцу, а он возражал против такого привлечения;
  • протокольным постановлением того же суда от 29.01.2019 отказано, в частности, в удовлетворении ходатайства Компании о привлечении ее к участию в деле в качестве соответчика.

Судебные решения по существу данного дела приняты о правах Компании при отсутствии у последней необходимого процессуального статуса соответчика по делу. Учитывая содержание заявленных исковых требований именно Компания должна была быть ответчиком по делу наряду с Министерством (соответчиком). К тому же, как следует из материалов дела, в том числе отзыва на кассационную жалобу, именно Компанией (а не Министерством) не признавались право истца на знак "МС".

В то же время судами предыдущих инстанций не допущено в этой связи нарушения норм процессуального права: ведь, как правильно было отмечено местным хозяйственным судом, право заявлять ходатайство о привлечении соответчика по делу принадлежит исключительно истцу; другим участникам дела такого права не предоставлено, и суд также не вправе привлекать к участию в деле соответчика по собственной инициативе. Истец же не только не заявлял соответствующего ходатайства, но и возражал против участия Компании в деле в статусе соответчика.

Учитывая то, что:

  • результат обжалования Решение АП непосредственно подтверждает, изменяет или прекращает соответствующее право Компании на знак "Мс" как на хорошо известен;
  • при таких обстоятельствах Компания должна выступать соответчиком по данному делу;
  • истцом не реализовано его исключительное право на привлечение Компании к участию в деле в качестве соответчика, что делало невозможным удовлетворение судом иска, прямо и непосредственно касался прав Компании;
  • поэтому суды предыдущих инстанций пришли к правильному по сути выводу об отсутствии оснований для удовлетворения иска, хотя и не обосновали этот вывод должным образом, -

У Кассационного хозяйственного суда отсутствуют и основания для удовлетворения кассационной жалобы, с учетом, в частности, предписания части второй статьи 309 ГПК Украины.

Таким образом, суд решил кассационную жалобу оставить без удовлетворения.

Стоимость юридических услуг в сфере защиты интеллектуальной собственности
Услуга
Кол-во предложений
Средняя цена, грн

13

количество предложений

1 923,46

средняя цена, грн

10

количество предложений

5 650,00

средняя цена, грн

9

количество предложений

874,44

средняя цена, грн

9

количество предложений

1 427,78

средняя цена, грн

7

количество предложений

2 028,57

средняя цена, грн

7

количество предложений

3 542,86

средняя цена, грн

5

количество предложений

1 520,00

средняя цена, грн

5

количество предложений

8 100,00

средняя цена, грн

1

количество предложений

500,00

средняя цена, грн






Горячие предложения

Кредиты на карту

более 30 онлайн-сервисов!

Ставка - от 0.01%

Срок - до 180 дней

Сумма - до 20 000 грн.

Документы - паспорт и код

Bookeeper

295 грн. в месяц

Онлайн бухгалтерия

для ФОП и малого бизнеса

первые 30 дней бесплатно!





Поиск юристов и госорганизаций по крупным городам