Торговая марка

Порядок регистрации и проверки торговых марок: как зарегистрировать собственную торговую марку, знак ТМ самостоятельно в Украине

Краткое содержание и ссылки по теме

  1. Что такое торговая марка (знак для товаров и услуг)
  2. Регистрация собственной торговой марки в Украине
  3. Реестр торговых марок Украины
  4. Особенности регистрации торговых марок, содержащих название "Украина"
  5. Права, принадлежащие владельцу знака, или стоит ли регистрировать торговую марку
  6. Защита прав владельцев торговых марок от контрафактной продукции
  7. Признание торговой марки общеизвестной: особенности национальной процедуры
  8. Требования для поддержания действия регистрации торговой марки в США
  9. Особенности международной регистрации торговой марки по Мадридской системе

Что такое торговая марка (знак для товаров и услуг)

Торговой маркой может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений, пригодные для выделения товаров (услуг), производимых (предоставляемых) одним лицом, от товаров (услуг), производимых (оказываемых) другими лицами. Такими обозначениями могут быть, в частности, слова, буквы, цифры, изобразительные элементы, комбинации цветов.

Регистрация собственной торговой марки в Украине

Приобретение права интеллектуальной собственности на торговую марку удостоверяется свидетельством. Условия и порядок выдачи свидетельства устанавливаются законом.

Правовая охрана предоставляется знакудля товаров и услуг, который не противоречит публичному порядку, принципам гуманности и морали, требованиям Закона Украина "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики " и на который не распространяются основания для отказа в предоставлении правовой охраны, установленные Законом.

Объектом знака может быть любое обозначение или любая комбинация обозначений. Такими обозначениями могут быть, в частности, слова, в том числе собственные имена, буквы, цифры, изобразительные элементы, цвета и комбинации цветов, а также любая комбинация таких обозначений. Объектом знака не могут быть имена или псевдонимы лиц, занимающих руководящие должности в коммунистической партии (должность секретаря районного комитета и выше), высших органах власти и управления СССР, УССР (УССР), других союзных или автономных советских республик (кроме случаев, связанных с развитием украинской науки и культуры), работали в советских органах государственной безопасности, названия СССР, УССР (УССР), других союзных советских республик и производные от них, названия, связанные с деятельностью коммунистической партии, установлением советской власти на территории Украины или в отдельных административно-территориальных единицах, преследованием участников борьбы за независимость Украина в XX веке.

Право собственности на знак удостоверяется свидетельством. Срок действия свидетельства составляет 10 лет с даты подачи заявки и продолжается по ходатайству владельца свидетельства каждый раз на 10 лет, при условии уплаты сбора.

Не регистрируются как знаки обозначения, воспроизводящие:

  • промышленные образцы, права на которые принадлежат в Украине другим лицам;
  • названия известных в Украине произведений науки, литературы и искусства или цитаты и персонажи из них, произведения искусства и их фрагменты без согласия владельцев авторского права или их правопреемников;
  • фамилии, имена, псевдонимы и производные от них, портреты и факсимиле известных в Украине лиц без их согласия.

Лицо, желающее получить свидетельство, подает заявку. По поручению заявителя заявка может быть подана через представителя по делам интеллектуальной собственности или другое доверенное лицо. Заявка должна касаться одного знака.

Заявка составляется на украинском языке и должна содержать:

  • заявление о регистрации знака;
  • изображение заявляемого обозначения;
  • перечень товаров и услуг, для которых заявитель просит зарегистрировать знак, сгруппированных по МКТУ.

В заявлении о регистрации знака необходимо указать заявителя и его адрес.

После экспертизы заявки, торговая марка регистрируется в Государственном реестре, выдается свидетельство о регистрации знака для товаров и услуг, с публикацией сведений о регистрации торговой марки в официальном бюллетене.

Реестр торговых марок Украины

Поиск в Государственном реестре свидетельств Украины на знаки для товаров и услуг доступен по ссылке: http://base.uipv.org/searchBul/search.php?dbname=reestrtm

Особенности регистрации торговых марок, содержащих название "Украина"

Довольно много предпринимателей хотели бы получить правовую охрану на торговые марки, содержащие в себе официальное название государства "Украина". В чем особенности регистрации таких торговых марок, с какими сложностями может столкнуться заявитель и какие расходы понесет в процессе нам помогала разобраться Татьяна Трембовская, директор патентно-юридического Агентства "ГОЛДМАРК".

Для начала разберемся, что законодатель подразумевает под «официальным названием государства «Украина». Для этого мы обратимся к Правилам согласования вопросов о внесении обозначений, содержащих официальное название государства «Украина», в знак для товаров и услуг, утвержденных Приказом Министерства образования и науки от 04.08.2010 г. № 790 (далее по тексту – Правила).

Итак, это:

  1. официальное название государства «Украина», написанное буквами украинского и / или любого другого алфавита;
  2. использование международного кода Украины «UA»;
  3. а также имитация официального названия государства «Украина», написанного буквами украинского и / или любого другого алфавита

Следует помнить, что регистрация таких торговых марок имеет свои особенности. Именно о них пойдет речь в данной статье. 

Во-первых, согласно Постановлению КМУ Украины от 23.12.2004 г. № 1716 «Об утверждении Порядка оплаты сборов за действия, связанные с охраной прав на объекты интеллектуальной собственности», за включение в знак для товаров и услуг обозначения, отображающего название государства «Украина», дополнительно взимается госсбор в размере 6000 грн.  И это помимо основных госсборов, которые необходимо оплатить заявителю при регистрации торговой марки. Таким образом, это первый сдерживающий фактор на пути получения правовой охраны таких торговых марок. Первый, но далеко не единственный фактор.

Во-вторых, существует специальная Комиссия по согласованию вопросов о внесении обозначений, содержащих официальное название государства «Украина», в знак для товаров и услуг, которая является постоянно действующим органом Министерства образования и науки Украины (далее по тексту – Комиссия). Задачей Комиссии как раз и является рассмотрение ходатайств заявителей о возможности внесении названия «Украина» в знак для товаров и услуг. По результатам рассмотрения такого ходатайства, которое, в свою очередь, может быть подано только относительно одного знака, Комиссия принимает то или иное решение.

Согласие на внесение в знак для товаров и услуг названия «Украина» предоставляется исключительно:

  • физическим лицам-предпринимателям, зарегистрированным в установленном законодательством Украиныпорядке;
  • юридическим лицам, созданным в установленном законодательством Украиныпорядке.

К тому же, согласие на внесении в знак для товаров и услуг названия «Украина» предоставляется при наличии таких факторов:

  • использование официального названия государства "Украина" как элемента знака для товаров и услуг не будет противоречитьпубличному порядку, принципам гуманности и морали, будет способствовать интересам государства и не вводить в заблуждениеобщественность относительно лица, производящего товар или предоставляющего услуги;
  • товары и услуги, относительно которых предусматривается использование такого знака для товаров и услуг, должны иметь промышленную, образовательную, научную, культурную или художественную ценность;
  • виды товаров и / или услуг, которые производит и / или предоставляет заявитель, являются уникальными, присущими только Украине;
  • заявитель занимает доминирующее положениена рынке Украины относительно товаров и / или услуг, для которых предполагается использование такой торговой марки;
  • заявитель осуществляет внешнеэкономическую деятельностьи в своей группе товаров и / или услуг внешнеэкономической деятельности занимает доминирующее положение;
  • продолжительность деятельностизаявителя на рынке Украины или мировом рынке относительно таких товаров и / или услуг составляет не менее 5-ти лет.

Важно отметить, что во время рассмотрения ходатайства о даче согласия Комиссией учитываются отдельные факторы или совокупность таких факторов.

Документами, подтверждающими наличие вышеупомянутых факторов, могут быть, в частности:

  • документы, подтверждающие признание качестватоваров и / или услуг заявителя на национальном и / или международном уровне по результатам его участия в выставках, конкурсах, конференциях, семинарах (копии дипломов, грамот, наград и т.п.);
  • сведения о деятельности заявителяв интересах Украины, опубликованные в официальных средствах массовой информации.

Окончательные результаты рассмотрения ходатайства Комиссией, отображаются в решении Комиссии.  

Следует отметить, что новые Правила существенно ужесточили условия предоставления правовой охраны таким обозначениям, но вместе с тем, они их и конкретизировали. Поскольку согласно ранее действующих, уже утративших силу Правил, к ходатайству заявитель должен был приложить «письмо от соответствующего центрального органа исполнительной власти, содержащее поддержку ходатайства по существу, а также информацию о деятельности заявителя; другие материалы, которые заявитель считает целесообразным предоставить для получения согласия». На деле же это обозначало, как в русской народной сказке, «иди туда - не знаю куда, принеси то - не знаю что».

Таким образом, процедура регистрации торговых марок, в состав которых входит обозначение, содержащее официальное название государства «Украина», имеет свои особенности. В связи с этим, перед подачей заявки на регистрацию такой торговой марки, мы рекомендуем тщательно подумать о целесообразности включения в состав торговой марки официального названия государства «Украина».

Автор: Трембовецкая Татьяна, Директор патентно-юридического Агентства "ГОЛДМАРК"

Права, принадлежащие владельцу знака, или стоит ли регистрировать торговую марку

В начале организации какого-либо дела предстает вопрос о надлежащей защите собственных идей, методов, разработанных бизнес-планов. Владельцы данного интеллектуального капитала прежде всего задумываются, стоит ли вкладывать деньги в регистрацию торговой марки. Ведь никто же не запрещает использовать название, что было придумано, в своей деятельности.

В связи с этим, для предпринимателей одним из важнейших является вопрос о том, что они получат после регистрации знака для товаров и услуг, а именно какие  преимущества, выгоду, пользу? Мы считаем, что торговую марку регистрировать не просто желательно, а необходимо. И для этого есть ряд причин, которыми мы с удовольствием поделимся с Вами. Какие права и преимущества получает юридическое (физическое) лицо в результате регистрации торговой марки расскажет Надежда Ступак, юрист патентно-юридического Агентства «ГОЛДМАРК».

Прежде всего определим, какие имущественные права на торговую марку предусмотрены действующем законодательством Украины, для чего обратимся к ст. 495 действующего Гражданского кодекса Украины. Это:

  1. право на использование торговой марки;
  2. исключительное право разрешать использование торговой марки;
  3. исключительное право препятствовать неправомерному использованию торговой марки, в том числе запрещать такое использование.

Исключительным признается право, при котором ни одно лицо, кроме того, кому последнее принадлежит, не может использовать торговую марку (или другие объекты интеллектуальной собственности), не имея на то соответствующего разрешения, за исключением случаев, предусмотренных законодательством. 

Отметим, что имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку принадлежат владельцу соответствующего свидетельства, владельцу международной регистрации, лицу, торговая марка которого признана в установленном законом порядке хорошо известной, если иное не установлено договором.

Рассмотрим такие права более подробно. Так, согласно п. 4 ст. 16 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» (далее по тексту – Закониспользованием знака признается:

  • нанесение его на любой товар, для которого знак зарегистрирован, упаковку, в которой содержится такой товар, вывеску, связанную с ним, этикетку, нашивку, бирку или другой прикрепленный к товару предмет, хранение такого товара с указанным нанесением знака с целью предложения для продажи, предложение его для продажи, продажа, импорт (ввоз) и экспорт (вывоз);
  • применение его во время предложения и предоставления любой услуги, для которой знак зарегистрирован;
  • применение его в деловой документации или в рекламе и в сети Интернет. 

Использование торговой марки в хозяйственной деятельности согласно п. 2 ст. 157Хозяйственного кодекса Украины, кроме указанного, – это также применение ее в рекламе, печатных изданиях, на вывесках, во время показа экспонатов на выставках и ярмарках, проводимых в Украине, в проспектах, счетах, на бланках и в другой документации, связанной с внедрением указанных товаров и услуг в хозяйственный (коммерческий) оборот.

В национальном законодательстве Украины имплементирована норма пп. 2 п. «С» ст. 5 Парижской конвенции по охране промышленной собственности, согласно которой зарегистрированный товарный знак может быть применим его владельцем в такой  форме, которая  отличается  от  зарегистрированной лишь отдельными элементами,  не  изменяющими  отличительного характера  знака. Данное положение закреплено в вышеупомянутом Законе.

Право интеллектуальной собственности на торговую марку может быть также передано как вклад в уставной капитал субъекта хозяйствования. Стоимость права на знак для товаров и услуг нередко является существенной частью совокупной стоимости имущества и имущественных прав предприятия, особенно если эта марка хорошо известна. В связи с этим в ч. 7 ст. 157 Хозяйственного кодекса Украины закреплено требование об оценке права на торговую марку обанкротившегося предприятия вместе с другим его имуществом. Точное соблюдение этой нормы способствует более полному удовлетворению требований кредиторов.

Оценка права на торговую марку должна проводиться субъектами профессиональной оценочной деятельности в соответствии с Законом Украины «Об оценке имущества, имущественных прав и профессиональной оценочной деятельности в Украине» и выданных на его основании соответствующих нормативно-правовых актов по оценке имущества. Также, в соответствии с гражданским законодательством, торговая марка может  быть предметом договора залога и иных обязательств, использоваться в других гражданских отношениях.

Кроме личного использования, владелец знака для товаров и услуг имеет право также выдать разрешение на использование знака для товаров и услуг любому другому лицу. В этом случае владелец торговой марки выдает разрешение (лицензию) об использовании (полном или частичном) знака на основании лицензионного договора. В договоре прописываются условия использованияторговой марки, например, оплата, срок, территория, способ использования знака для товаров и услуг.

Обязательно в лицензионном договоре, согласно п. 8 ст. 16 Закона должно быть наличие условия о том, что качество товаров и услуг, изготовляемых или предоставляемых по такому договору, не будет ниже, чем качество товаров  и услуг владельца Свидетельства.

При этом законодательством Украины на владельца возлагается обязательство контроля выполнения вышеуказанного условия. Национальным законодательством предусмотрено различные виды лицензий, порядок их выдачи, срок действия.

Еще одним способом распоряжения имущественными правами на торговую марку признается продажа (отчуждение) имущественных прав. В этом случае «продавец» не просто предоставляет возможность другому лицу использовать свой знак для товаров и услуг, а лишается имущественных прав на торговую марку навсегда, получая за них одноразовую оплату или даря их на безвозмездной основе. Но Законом Украины предусмотрено, что владелец  Свидетельства может передать иному лицу право собственности на знак полностью или только относительно части обозначенных в Свидетельстве товаров и/или услуг. При этом владелец знака оставляет за собой право на использование части товаров и/или услуг, что не были переданы.

Передача прав на торговую марку осуществляется путем заключения между сторонами договора, который (в отличие от лицензионных  договоров) подлежит обязательной государственной регистрации. Однако Законом предусмотрено ограничение: такая передача не допускается, если она может стать причиной введения в обман потребителя относительно товара и услуги или же относительно лица, производящего товары или предоставляющего услуги.

Считаем необходимым более подробно остановиться именно на вопросе распоряжения имущественными правами на торговую марку. Дело в том, в последнее время наблюдается особая активность на мировом рынке именно интеллектуальной собственности, в  связи с увеличением заключения лицензионных договоров и договоров купли-продажи объектов интеллектуальной собственности, в том числе и торговых марок.  Соглашения оформляются как передача (или разрешение на использование) исключительных прав на такие объекты. Существенной особенностью при этом является то, что на рынке вращаются не сами продукты интеллектуальной собственности, а права на них. Следовательно, стоимость объектов предстает как стоимость прав, а объектом купли-продажи являются охранные документы

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что права на объекты интеллектуальной собственности на сегодняшний день выступают специфическим товаром, который вводится в хозяйственный оборот на национальном и глобальном рынках. При этом конкурентоспособность того или иного объекта определяется техническим уровнем, новизной, спецификой рынка, ценой, ожидаемой остротой соперничества, вероятностью расширения рынка и степенью правовой защиты. Обратим внимание читателей на то, что без соответственной регистрации торговую марку рассматривать как такой специфический товар будет невозможно.

Также одним из имущественных прав на торговую марку Гражданским кодексом Украины закреплено исключительное право запрещать другим лицам использовать знак без согласия владельца Свидетельства на знак для товаров и услуг. При этом п. 5 ст. 16 Закона установлено, что данное право применимо как к зарегистрированному знаку, так и к любому другому обозначению, сходному с зарегистрированным знаком, относительно товаров и/или услуг, указанных в Свидетельстве, а также относительно товаров и/или услуг, родственных с теми, которые указаны в Свидетельстве. 

Вместе с тем, владелец свидетельства не имеет права запрещать использование товарного знака, если такое использование в соответствии с законом может осуществляться другими лицами без его разрешения, а именно в случаях:

  • осуществления любого права, возникшего до даты подачи заявки или, если был заявлен приоритет, до даты приоритета заявки;
  • использования знака для товара, введенного под этим знаком в гражданский оборот владельцем свидетельства либо с его согласия, при условии, что владелец свидетельства не имеет веских оснований запрещать такое использования в связи с дальнейшей продажей товара, в частности в случае изменения или ухудшения состояния товара после ввода его в гражданский оборот;
  • некоммерческого использования знака;
  • упоминания знака во всех формах сообщения новостей и комментариев новостей;
  • добросовестного применения ими своих имен или адресов.

Нарушения же прав владельца Свидетельства на торговую марку влечет за собой ответственность согласно действующему законодательству Украины. Нарушением, согласно ст. 20 Закона признается любое посягательство на права собственника Свидетельства, в том числе:

  • совершение без согласия владельца Свидетельства действий, которые нуждаются  его согласия;
  • приготовление к совершению вышеуказанных действий;
  • использование знаков и обозначений, сходных с зарегистрированным знаком, в доменных именах.

В случае, когда одно из подобных нарушений имело место, по требованию владельца Свидетельства, такое нарушение должно быть прекращено, нарушитель обязан возместить владельцу незаконно использовавшейся торговой марки убытки. А незаконно использованные знаки (или обозначения, сходные с зарегистрированным знаком) должны быть устранены с товара, его упаковки или же уничтожены все изготовленные изображения знака (обозначения, сходные с зарегистрированным знаком).

Ответственность за незаконное использование знака для товаров и услуг предусмотрена административным и уголовным законодательством Украины согласно ст. 51-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и ст. 229 Уголовного кодекса Украины, соответственно.

К слову, регистрация и правовая охрана торговых марок и других объектов интеллектуальной собственности уже давно в развитых компаниях мира стоит на первом месте. При этом известные фирмы  регистрируют не просто названия для своих товаров и услуг, но и слоганы, корпоративные цвета, в дальнейшем подают на регистрацию даже незначительные изменения своих логотипов.  Давно уже известно: если не защитить торговую марку в самом начале ее использования, в дальнейшем можно потратить намного больше денег на защиту Вашего знака в судебных заседаниях, нежели обошлась бы стоимость регистрации.

В Украине, к сожалению, на сегодняшний день активность населения относительно защиты торговых марок наблюдается, однако она не столь велика, нежели в иных странах. Так, если у нас за минувший год количество поданных заявок на регистрацию торговых марок составило чуть более 20 000, то, к примеру, в Китае это число достигло 1 млн.  

Напоследок еще пару слов в пользу регистрации торговой марки. Так, давно уже не секрет, что рыночная стоимость преуспевающих мировых компаний в десятки раз может превышать их опубликованную балансовую стоимость.  Почему так происходит? Дело в том, что при оценке берутся во внимание не только материальные активы, а и спрос, компетентность персонала, наличие новейших разработок, также «эффективность работы» торговой марки, т.е. ее уникальный характер, интенсивность использования торговой марки на сегодняшний день, возможные области использования в будущем, узнаваемость и популярность среди потребителей и, безусловно, наличие правовой охраны.

Ведь какими бы идеальными не были бизнес-план, современное оборудование, новейшие разработки в той или иной области, именно с помощью торговой марки в дальнейшем будут продвигаться товары и услуги той или иной компании на рынке, привлекаться новые клиенты.

Автор: Надежда Ступак, юрист патентно-юридического Агентства "ГОЛДМАРК"

Защита прав владельцев торговых марок от контрафактной продукции

Одним из наиболее распространенных и часто используемых объектов интеллектуальной собственности являются торговые марки или знаки для товаров и услуг. Во всем мире уже зарегистрировано несколько десятков миллионов торговых марок и каждый год их количество существенно возрастает. Как защитить права владельца торговой марки от контрафактной продукции расскажет Вадим Сватовский, юрист Юридической компании "POLEX".

Торговая марка является обозначением, что в первую очередь символизирует и выделяет качество продукции или услуг той или иной компании среди других участников рынка, и являются лицом компании, поскольку позволяет потребителям отличать товары различных производителей друг от друга и выбирать между конкурентными товарами.

То есть удачная торговая марка является своеобразным и достаточно существенным капиталом, можно сказать «гарантом» успеха деятельности компании на рынке, а потому развитие и поддержание высокой репутации своей торговой марки и продукции, ее содержащей, является ежедневной заботой любого производителя. А рекламные кампании и другие мероприятия, направленные на создание в сознании круга потребителей положительного восприятия той или иной торговой марки, требует очень значительных сил и капиталовложений.

Но, как говорят, «зачем платить больше»? Примерно так рассуждают некоторые недобросовестные субъекты рынка, которые выпускают и вводят в хозяйственный оборот свои товары с нарушением прав на зарегистрированные и уже «продвинутые» другими торговые марки. Иначе говоря - производят подделки. Да, это противозаконно в большинстве стран мира, но реализация поддельной продукции приносит прибыль каждый день, а вот ответственность за подделку наступает далеко не в каждом случае.

При этом оформляться поддельная продукция может разными путями. Например, создаются почти близнецы известных мировых брендов и тогда потребители встречают в продаже обувь «Reebak» или «Hike», спортивные костюмы «Addidas», духи «Shanel» или стиральный порошок «Tids». Также при оформлении подделок могут варьироваться фирменный шрифт написания текстовой части торговой марки или ее графические элементы, которые при первом визуальном восприятии потребителем довольно удачно воссоздают облик оригинальной торговой марки. Вообще существует довольно много способов, которыми пользуются недобросовестные предприниматели при оформлении неоригинальной продукции, но все они имеют одну цель - противоправно использовать известную и раскрученную» торговую марку.

Поддельные или контрафактные товары причиняют очень существенные убытки как потребителям, которые тратят значительные средства на некачественные товары и в некоторых случаях могут даже причинить вред своему здоровью или собственности, так и производителям оригинальной продукции. Прежде всего портится репутация надежных товаропроизводителей, которые зарабатывали ее годами и тратили на это огромные средства. В то время как поддельные товары зачастую намного дешевле, хотя и не имеют такого качества, что становится также причиной значительного снижения доходов от реализации оригинальных товаров владельцев торговых марок.

В связи с этим очень важно заблаговременно позаботиться о надлежащей защите торговой марки и репутации своей компании.

В Украине, как и во всем мире, на государственном и законодательном уровне принимаются меры, направленные на борьбу с поддельными товарами и их производителями. Владельцы торговых марок также имеют необходимые механизмы для защиты своих нарушенных прав, основными среди которых являются следующие:

  • ведение постоянного мониторинга нарушений прав интеллектуальной собственности с целью выявления лиц правонарушителей и субъектов, деятельность которых потенциально может привести к нарушению прав интеллектуальной собственности;
  • обращение в органы Антимонопольного комитета Украины с заявлениями о нарушении законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, применения штрафов за нарушение законодательства о защите экономической конкуренции;
  • обращение в правоохранительные органы с целью привлечения нарушителей к уголовной ответственности, применения штрафов и конфискации и уничтожению контрафактной продукции и средств ее производства;
  • обращение в Государственную службу интеллектуальной собственности Украины;
  • обращение в суд с заявлениями и исками с целью принятия мер по наложению ареста на контрафактные товары; прекращению производства, ввоза и распространения контрафактной продукции, в т.ч. с неправомерно зарегистрированными обозначениями, сходными до степени смешения с ранее зарегистрированной собственной торговой маркой; прекращение нарушения прав интеллектуальной собственности и привлечение нарушителей к гражданско-правовой ответственности, возмещение причиненных убытков;
  • включение объектов интеллектуальной собственности в Государственный таможенный реестр с целью предотвращения пропуска через таможенную границу Украины продукции, производство которой было осуществлено с нарушением прав интеллектуальной собственности.

Как видим, методы защиты нарушенных прав владельцев торговых марок весьма разнообразны и могут применяться как отдельно, так и комплексно, что делает их еще более эффективными.

Однако, немного вернемся к началу и рассмотрим, что именно украинское законодательство определяет в качестве контрафактных товаров.

Так, пункт 17 статьи 4 действующего Таможенного кодекса Украины содержит следующее определение: контрафактные товары - товары, содержащие объекты интеллектуальной собственности, ввоз которых на таможенную территорию Украины или вывоз с этой территории является нарушением прав интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с законом.

Итак, контрафактные товары - это поддельные товары, существенным признаком которых среди других является перемещение их через таможенную границу Украины. Соответственно первой мерой, которую могут применить товаропроизводители или официальные дилеры оригинальной продукции, это предотвращение импорта контрафактных товаров, ведь именно с ввоза подделок на территорию Украины начинается нарушение прав владельцев должным образом зарегистрированных торговых марок.

Но для того, чтобы можно было как-то реагировать на поставки контрафактных товаров, необходимо сначала иметь возможность их обнаружения. Для этого владельцу торговой марки необходимо осуществить регистрацию объектов права своей интеллектуальной собственности в таможенном реестре Украины. Порядок такой регистрации утвержден приказом Министерства финансов Украины № 648 от 30.05.2012 г., который так и называется «Порядок регистрации в таможенном реестре объектов права интеллектуальной собственности, которые охраняются в соответствии с законом».

Для регистрации торговой марки в таможенном реестре необходимо предоставить в Министерство по доходам и сборам Украины, в который вошла государственная таможенная служба Украины, пакет необходимых документов, указать перечень товаров, которые необходимо отслеживать, и их кодов за УКТВЭД, предоставить образцы или качественные фотографии оригинальных и при наличии контрафактных товаров, и указать известные правообладателю пути поставок контрафактных товаров и потенциальных нарушителей.

Регистрация объектов права интеллектуальной собственности в таможенном реестре осуществляется на полгода или на год. При этом регистрация в настоящее время бесплатная, никакие денежные залоги или другие эквивалентные гарантии не осуществляются (ранее был предусмотрен залог в размере 1000 евро).

После регистрации торговой марки в таможенном реестре все таможенные органы Украины, в случае поступления и заявления для таможенного оформления товаров, содержащих признаки использования этой торговой марки, обязаны сообщать о поступлении таких товаров владельцу торговой марки или его представителю. При этом отдельные таможенные органы, при отсутствии ранее полученной информации от правообладателя и при наличии признаков возможного  нарушения прав интеллектуальной собственности, приостанавливают таможенное оформление таких товаров до получения от владельца торговой марки согласований или возражений относительно таможенного оформления этих товаров. Порядок, сроки и возможные последствия этого приостановления регламентирует статья 399 Таможенного кодекса Украины.

Контрафактные товары могут быть также уничтожены под таможенным контролем по упрощенной процедуре даже до рассмотрения судом дела о нарушении прав интеллектуальной собственности по сути.

Это может быть осуществлено по заявлению владельца зарегистрированной в таможенном реестре торговой марки, о том, что соответствующие товары нарушают принадлежащие ему имущественные права интеллектуальной собственности, а также в случае предоставления таможенному органу письменного согласия владельца товаров на их уничтожение. Но почему владелец товаров, даже контрафактных, должен предоставлять такую согласие - спросите вы? Потому, что в случае подтверждения факта нарушения прав владельца торговой марки, эти товары все равно будут конфискованы таможенным органом, а кроме того нарушитель будет привлечен к административной ответственности и наложен штраф за нарушение таможенных правил в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (17000,00 грн.). Поэтому выгоднее позволить уничтожить такие товары, поскольку в случае предоставления согласия на уничтожение этих товаров по упрощенной процедуре и при условии их фактического уничтожения, их владелец освобождается от административной ответственности.

Таким образом, таможенные органы Украины способствуют защите прав интеллектуальной собственности во время перемещения товаров через ее таможенную границу. Именно это позволяет отследить среди всей массы импортируемых товаров ту часть, которая является контрафактной продукцией, и принять необходимые меры для прекращения действительных и будущих нарушений прав владельцев торговых марок.

Следовательно при условии ежедневного роста распространения поддельных товаров, большая часть которых поступает в Украину из-за границы из стран, которые сознательно или невольно стали мировыми столицами подделок (Китай, Тайвань), необходимо заблаговременно позаботиться о защите оригинальных товаров и торговых марок от возможных нарушений недобросовестных конкурентов, что в конечном итоге позволит минимизировать субъектам украинского бизнеса финансовые расходы и убытки.

Автор: Вадим Сватовский, юрист Юридической компании "POLEX"

Признание торговой марки общеизвестной: особенности национальной процедуры

Торговые марки издавна использовались в обществе для идентификации и различия товаров и/или услуг. На сегодняшний день торговая марка стала неотъемлемой частью хозяйственной деятельности большинства стран мира. Изначально торговая марка является индивидуализацией товаров, услуг производителя, а со временем становится многомиллионным активом ее собственника. В связи с активным развитием хозяйственных сфер общественной жизни, конкуренции среди производителей, количество товарных знаков и знаков обслуживания значительно увеличилось. Многие из брендов не только прочно укрепились на мировом рынке, но и приобрели хорошую репутацию, стали узнаваемыми как в стране, где изначально знак использовался, так, со временем, и в других государствах. В особенностях национальной процедуры признания торговой марки общеизвестной поможет разобраться юрист патентно-юридического Агентства "ГОЛДМАРК" Надежда Ступак.

Безусловно, что там, где есть успех, там, как правило, появляется недобросовестная конкуренция. Иными словами, желание других лиц воспользоваться «хорошим именем» бренда для получения собственной выгоды.  Ведь именно популярные бренды и становятся чаще всего объектом нарушений в сфере интеллектуальной собственности.

В связи с этим, для предотвращения незаконного и недобросовестного использования чужого знака, международными нормативно-правовыми актами было установлено специальную защиту наименований, которые приобрели определенную репутацию в обществе, а проще говоря, стали хорошо узнаваемыми, широко известными.  В частности, статья  6 bis  Парижской конвенции по охране промышленной собственности 1883 года (далее – Парижская конвенция) определяет, что «страны  Союза (имеется в виду те станы, которые являются членами Парижского Союза)  обязуются …  отклонять  или  признавать недействительной  регистрацию  и  запрещать  применение  товарного знака, представляющего собой воспроизведение, имитацию или перевод другого знака,  способные вызвать смешение со знаком,  который, по определению компетентного органа страны регистрации или применения уже является в этой стране общеизвестным в  качестве  знака  лица, пользующегося  преимуществами настоящей Конвенции,  и используется для   идентичных   или   подобных   продуктов.    Это    положение распространяется  и  на  те  случаи,  когда существенная составная часть знака   представляет    собой    воспроизведение    такого общеизвестного  знака  или имитацию,  способную вызвать смешение с ним».

На выполнение вышеупомянутого положения Парижской конвенции, в Украине было принято ряд нормативных актов, закрепляющих основные аспекты признания знаков для товаров и услуг общеизвестными на территории нашей страны.  В данной статье основное внимание уделено анализу именно национального законодательства, раскрыто значение «общеизвестности» торговой марки, проанализировано критерии  для признания бренда таковым на территории нашего государства, описано порядок признания знака общеизвестным в Украине и, что самое главное, определены те преимущества, которые получает владелец знака, признанного общеизвестным.

Так, ч. 2 ст. 495 действующего Гражданского кодекса Украины 2003 г. установлено, что «имущественные права интеллектуальной собственности на торговую марку принадлежат владельцу соответствующего свидетельства, владельцу международной регистрации и (внимание!) лицу, торговую марку которого признано в установленном законом порядке общеизвестной.

Охрана прав на хорошо известный знак, в соответствии с положением статьи 25 Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг» от 15.12.1993 года (далее – Закон), осуществляется в соответствии со статьей 6 bis  Парижской конвенции и национального законодательства:

  • Апелляционной палатой (коллегиальный орган центрального органа исполнительной власти по вопросам правовой охраны интеллектуальной собственности – Государственного департамента интеллектуальной собственности) 
  • или судом.

Приказом Министерства образования и науки Украины в 2005 году был утвержден Порядок признания знака хорошо известным в Украине Апелляционной палатой Государственного департамента интеллектуальной собственности (далее – Порядок).

Итак, существует несколько этапов (которые можно выделить условно) в процедуре признания знака общеизвестным. Рассмотрим детальнее каждый из них:

  1. Подача заявления. Для признания Апелляционной палатой знака общеизвестным в Украине подается заявление лицом, которое считает свой знак хорошо известным, или же его представителем. Данное заявление должно соответствовать формальным требованиям, установленным в Порядке. В заявлении требования заявителя обязательно обосновываются, указывается дата, с которой заявитель считает свой знак общеизвестным  в Украине, а также оформляется приложение фактических данных, подтверждающих наличие факторов, которые могут влиять на признание знака хорошо известным в Украине для товаров и / или услуг, относительно которых он используется. Эти данные должны быть представлены ведомостями, которые содержатся в определенных документах, и подтверждают наличие факторов, указанных в ч. 2 ст. 25 Закона, а именно:
  • степень известности или признания знака в соответствующем секторе общества;
  • продолжительность, объем и географический район любого использования знака;
  • продолжительность, объем и географический район какого-либо продвижения знака, включая рекламирование или обнародование и представление на ярмарках или выставках товаров и / или услуг, относительно которых знак применяется;
  • продолжительность и географический район каких-либо регистраций и / или заявок на регистрацию знака при условии, что знак используется или является признанным;
  • свидетельство успешного отстаивания прав на знак, в частности территория, на которой знак признан хорошо известным компетентными органами;
  • ценность, ассоциируемая со знаком. 

За подачу данного заявления оплачивается государственный сбор, размер которого на сегодняшний день составляет 4000 грн.

  1. Рассмотрение заявления Апелляционной палатой. Для рассмотрения заявления о признании знака хорошо известным назначается специальная коллегия Апелляционной палаты. Коллегия действует в составе 5-ти членов и назначается в течение 10-ти дней с даты поступления заявления. Вопросы, возникающие во время рассмотрения заявления, решаются коллегией большинством голосов. При этом  заявления рассматривается в две стадии:на предварительном рассмотрениии рассмотрении на заседании. В первом случае заявление анализируется и устанавливается его  соответствие «формальным» признакам, изучаются материалы дела, проходит подготовка к рассмотрению заявления на заседании. Во втором случае заявление рассматривается «по сути», рассматриваются все ведомости и доводы, предоставленные в материалах заявки, к составу рассмотрения заявления включается также заявитель, его представитель.
  2. Принятие решения Апелляционной палатой. Решение принимается большинством голосов членов коллегии и объявляется по завершению рассмотрения заявления. Решение вступает в силу с момента утверждения его приказом Государственного департамента интеллектуальной собственности. По решению Апелляционной палаты знак, признанный общеизвестным в Украине, вносится в Перечень общеизвестных знаков в Украине. Законодательством предусмотрено право обжалования в судебном порядке решения Апелляционной палаты относительно признания знака общеизвестным в Украине.

4.Публикация. Публикация сведений о знаке, признанным общеизвестным  в Украине по решению Апелляционной палаты, осуществляется в официальном бюллетене «Промышленная собственность».

Таким образом, процедура признания торговой марки общеизвестной на территории нашей страны достаточно сложная, требует значительной, основательной подготовки,  необходимых документов, затрат времени. Поэтому возникает вполне логичный вопрос относительно целесообразности признания своего знака  для товаров и услуг общеизвестным.

Ведь можно просто зарегистрировать торговую марку и таким образом получить правовую охрану со всеми предусмотренными законодательством правами. Например, право использовать торговую марку; исключительное право запрещать другим лицам использование знака; полномочия передавать другому лицу право собственности на знак для товаров и услуг, право выдавать третьим лицам разрешение на использование знака для товаров и услуг (в соответствии со ст. 16 Закона).

В чем же преимущество такой общеизвестности товарных  знаков и знаков обслуживания? Во-первых, несмотря на отсутствие регистрации знака (или отсутствие использования знака) на территории определенной страны, знак, признанный общеизвестным, может получить правовую охрану на такой территории вопреки общему принципу предоставления правовой охраны на основании регистрации знаков (в странах континентальной системы права) или на основании принципа первого использования товарного знака в хозяйственном обороте (в странах англо-американской системы права).   

Во-вторых, правовая охрана для общеизвестных знаков может предоставляться и относительно классов товаров и услуг, по которым регистрация не осуществлялась. Как известно, правовая охрана торговой марке предоставляется только для конкретних товаров и / или услуг согласно Международной класификации  товаров и услуг (МКТП), и факт регистрации знака в отношении определенных товаров и / или услуг на имя одного заявителя, не является преградой для регистрации схожего или даже тождественного обозначения другим заявителем в отношении других товаров и / или услуг. Для общеизвестных торговых марок такое правило не действует. Этот принцип правовой охраны общеизвестных знаков является важным аспектом предупреждения  недобросовестного использованиями знака, например, исключая возможность регистрации такого наименования для «перехвата» доменного имени, что достаточно часто встречается в нашей стране. 

В-третьих, с даты, на которую по решению Апелляционной палаты или суда знак стал общеизвестным в Украине, ему предоставляется правовая охрана в таком же объеме, если бы торговая марка была заявлена на регистрацию в Украине.

Хотелось бы в нескольких словах рассказать о некоторых из тех торговых марках, которые на сегодняшний день имеют в Украине статус «общеизвестных».

Торговая марка первой по популярности в мире поисковой системы. Владелец торговой марки Google Inc. была основана 4 сентября 1998 года. Данный знак признан в Украине общеизвестным с 01.01.2004 г. Решением Апелляционной палаты в 2007 году.

Торговая марка, под которой выпускаются женская и спортивная линии одежды, нижнее белье, парфюмерные товары и аксессуары. Компания Escada (владелец данного товарного знака) появилась в 1976 году в Германии, как семейный бизнес. На сегодняшний день существуют 500 магазинов по всему миру. Знак признан в Украине общеизвестным с 01.07.1998 г. Решением Апелляционной палаты в 2007 году.

Торговая марка международного журнала для женщин. Впервые опубликован в 1886 году в Соединенных Штатах, как семейный журнал, позднее был преобразован в литературный журнал и, в конце концов, стал журнал женщин в конце 1960-х. Знак признан в Украине общеизвестным с 01.01.2002 г. Решением Апелляционной палаты в 2006 году.

Торговая марка швейцарской часовой компании, выпускающей наручные часы и аксессуары. Компания-владелец бренда основана в 1905 году. Знак признан в Украине общеизвестным с 01.01.2004 г. Решением Апелляционной палаты в 2007 году.

Торговая марка начала свое существование в 1948 году, название свое она получила от названия города, в котором началась ее история. В Украине знак признан общеизвестным с 01.01.2008 Решением Апелляционной палаты в 2010 году.

История заводов Nemiroff уходит корнями в XIX век. Современная история берет начало в году 1997, когда на свет появилась торговая марка Nemiroff в ее нынешнем виде. Знак признан в Украине общеизвестным с 01.01.2003 г. Решением Апелляционной палаты в 2007 году.

Компания «АВК» (владелец торговой марки) была основана в 1991 году как поставщик какао-продуктов на кондитерские фабрики Украины. На сегодняшний день это один из крупнейших национальных производителей кондитерской продукции. Товарный знак признан общеизвестным с 01.01.2005 Решением Апелляционной палаты в 2008 году. 

Товарный знак еженедельной общественно-политической газеты. В Украине выпускается с мая 1995 года. Знак признан общеизвестным с 19.06.1998 Решением Апелляционной палаты в 2008 году.

Торговая марка крупнейшего коммерческого банка Украины, основанного в 1992 году. С 01.01.2005 знак признан общеизвестным в Украине Решением Апелляционной палаты в 2009 году.

Торговая марка известного в Украине производителя вин, признана общеизвестной в Украине с 01.01.2004 Решением Апелляционной палаты в 2009 году. 

Владелец данной торговой марки является одним из крупнейших российских нефтяных компаний. В Украине торговая марка «ТНК» признана общеизвестной с 01.01.2007 Решением Апелляционной палаты в 2010 году. 

YAMAHA Торговая марка бытовой техники, акустической электроники, акустики, спортивного инвентаря, музыкальных инструментов, мотоциклов и многого другого, в Украине считается общеизвестной с 01.01.2002 Решением Апелляционной палаты в 2007 году. 

Безусловно, это неполный перечень торговых марок, которые были признаны в Украине общеизвестными. Хотя, справедливости ради, необходимо отметить, что практика такой процедуры на сегодняшний день не столь велика. Однако, в связи со стремительным развитием общества, в том числе и в хозяйственной деятельности, в связи с огромной конкуренцией, сложившейся на рынке товаров и услуг, стоит все-таки защитить свой бизнес и торговую марку, имеющую хорошее имя среди потребителей. В связи с этим настоятельно советуем владельцам известной торговой марки задуматься над вопросом признания знака общеизвестным.

Автор: Ступак Надежда, юрист патентно-юридического Агентства "ГОЛДМАРК"

Требования для поддержания действия регистрации торговой марки в США

Вот, наконец, в руках заветное свидетельство о регистрации Вашей торговой марки в Соединенных Штатах Америки. Казалось бы, что весь путь уже пройден и цель достигнута. Но есть одно "но". Соединенные Штаты, как и во многих других вопросах, имеют свой подход к регистрации торговой марки. Оказывается, просто получить свидетельство и продлевать его действие каждые десять лет, как в Украине, например, недостаточно. Торговую марку необходимо обязательно использовать на территории США. Об этом расскажет юрист патентно-юридического агентства "ГОЛДМАРК" Надежда Капустина.

Требования в первые 10 лет после регистрации

Между 5 и 6 годами от даты регистрации торговой марки в патентное ведомство США (USPTO) необходимо подать Декларацию об использовании (или Оправданном Неиспользовании) знака. Если декларация будет принята, то регистрация остается действующей на остаток 10-летнего срока, который считается от даты регистрации, если регистрация не будет отменена приказом комиссара по торговым маркам или федеральным судом.

Между 9 и 10 годами после регистрации торговой марки обязательно подается Декларация об использовании (или Оправданном Неиспользовании) знака и Заявление о продлении срока действия регистрации.

Требования в последующие периоды по 10 лет

Каждый 10-летний период между 9 и 10 годами после регистрации торговой марки необходимо подавать Декларацию об использовании (или Оправданном Неиспользовании) знака и Заявление о продлении срока регистрации.

Уведомление с вышеуказанными сроками патентное ведомство США направляет владельцу торговой марки вместе со свидетельством. При этом более никаких напоминаний не направляется (в отличие от Украины, где Украинский институт промышленной собственности высылает уведомления о том, что срок регистрации знака подходит к концу). Таким образом, владельцу торговой марки необходимо самому контролировать все сроки.

Что же делать, если срок все-таки упущен? Для таких случаев предусмотрен так называемый «льготный период», который составляет 6 месяцев после сроков, указанных выше, при условии оплаты дополнительной пошлины.

В случае регистрации торговой марки в США по Мадридской системе Декларация об использовании (или Оправданном Неиспользовании) знака подается напрямую в патентное ведомство США с помощью электронной системы либо в традиционной «бумажной» форме. Важно отметить, что сроки считаются НЕ от даты международной регистрации, а именно от даты регистрации в США, указанной в свидетельстве, которое выдает USPTO. A вот Заявление о продлении срока регистрации подается в Международное Бюро Всемирной Организации Интеллектуальной Собственности до истечения 10-летнего срока, который считается от даты международной регистрации.

При подаче Декларации об использовании знака необходимо обязательно предоставить в ведомство примеры использования знака. Для товаров это может быть фото этикетки, упаковки с нанесенным знаком, но НЕ рекламные брошюры, визитки и т.д. Для услуг же это могут быть фото рекламных брошюр, скрин-шоты сайтов в сети Интернет, другие доказательства предоставления услуг под заявленным знаком. Примеры должны быть предоставлены для каждого заявленного товара/услуги. В случае непредоставления примеров/доказательств, действие регистрации прекращается.

В случае непредоставления примеров или неиспользования знака для определенных товаров/услуг, такие товары/услуги удаляются из регистрации. Если владелец не использует торговоую марку в США, он может подать Декларацию об Оправданном Неиспользовании знака. Но только в случае существования исключительных обстоятельств и предоставления соответствующих доказательств и объяснений (даже скорее в порядке исключения) такая декларация принимается во внимание. Аргументы должны быть очень вескими.

За подачу каждой Деклараций уплачивается сбор. На данный момент он составляет по 100 долларов за каждый заявленный класс. Сбор за подачу документов в льготный период также пока составляет по 100 долларов за каждый класс (дополнительно к основному сбору). Однако вопрос сборов и требований для поддержания действия регистрации является предметом пересмотра и может измениться.

Может, кому-то подход к торговой марке в США покажется слишком строгим и суровым, однако, сложно отрицать, что он справедлив. Если знак зарегистрирован, он обязан работать, a не пылиться на полке в виде забытого свидетельства.

Таким образом, для того, чтобы знак, зарегистрированный в США, действовал, необходимо действительно его использовать, осуществлять свою деятельность, прилагать усилия и «держать руку на пульсе».

Автор: Капустина Надежда, юрист патентно-юридического агентства "ГОЛДМАРК"

Особенности международной регистрации торговой марки по Мадридской системе

Как известно, регистрация торговой марки в Украине не распространяется автоматически на другие страны. Для этого необходимо осуществить регистрацию торговой марки непосредственно в каждой из интересующих стран. Однако этот процесс является достаточно трудоемким и затратным. Альтернативой такому способу является та называемая Мадридская система. Подробнее о ней расскажет Трембовецкая Татьяна, патентный поверенный и директор патентно-юридического Агентства "ГОЛДМАРК".

Довольно часто в наше Агентство обращаются Клиенты с просьбой осуществить для них регистрацию торговой марки во всем мире. Сразу необходимо обратить внимание, что такой универсальной процедуры осуществления регистрации торговой марки  во всех абсолютно странах мира не существует. Да и по большому счету, как выясняется в процессе общения с Клиентом, на самом деле его интересует получение правовой охраны торговой марки в каких-то конкретных странах.

Действительно, регистрация торговой марки только лишь в Украине или другой стране не распространяется автоматически на другие страны. Для этого необходимо осуществить регистрацию такой торговой марки непосредственно в интересующих странах.

Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 4 действующего Закона Украины «Об охране прав на знаки для товаров и услуг», иностранные лица, которые проживают или имеют постоянное местонахождение за пределами Украины, при регистрации торговой марки на территории Украины реализуют свои права через представителей в сфере интеллектуальной собственности (патентных поверенных).  Такая же правовая норма нашла свое отображение в законодательстве других стран.

Есть, конечно, определенные исключения, когда все же у заявителя есть возможность получить правовую охрану своей торговой марки в другой стране, минуя обязательство обращаться за услугами к патентному поверенному этой страны. Такие вопросы урегулированы межправительственными соглашениями. Так, на сегодняшний день, в частности, такие соглашения подписаны между Украиной и Российской Федерацией; Украиной и Республикой Беларусь, а также некоторыми другими странами СНГ. Но, по правде говоря, заявители все же предпочитают обратиться за услугами регистрации своей торговой марки к профессионалам. И это очень оправдано, ведь кто как не патентный поверенный  знает все тонкости данного совсем непростого вопроса.

Таким образом, идя по пути регистрации своей торговой марки в каждой стране отдельно, Вы можете себе только представить, какую работу необходимо проделать, в частности, промониторить рынок и найти представителя в сфере интеллектуальной собственности «по душе»,  вести с ним переписку, осуществить оплату гонорара патентного поверенного в каждой стране, отслеживать сроки регистрации своей торговой марки в той или иной стране и т.п. Что касается гонорара патентного поверенного, то смею Вас заверить, что по сравнению с другими странами, в Украине он чуть ли не самый низкий.

Разумная альтернатива вышеописанному способу получение правовой охраны своей торговой марки в разных странах есть. Это так называемая Мадридская система, получившая свое название от названия международно-правовых актов, которые регулируют данный вопрос, а именно: Мадридское соглашение о международной регистрации знаков от 14 апреля 1891 г., а также Протокол к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков, принятый в Мадриде 28 июня 1989 г.

Итак, особенности получения правовой охраны торговой марки за рубежом с помощью Мадридской системы.

Страны-участницы

По состоянию на 23 мая 2013 г., к перечню стран, которые присоединились в Мадридской системе, относится 90 стран мира, включая Украину. Это обозначает, что в каждой из этих стран Вы можете получить правовую охрану. С перечнем таких стран можно ознакомиться на официальном сайте Всемирной организации интеллектуальной собственности (далее по тексту - ВОИС).  Важно понимать, что при подаче документов по регистрации торговой марки по Мадридской системе Вы не получаете  автоматически правовую охрану во всех 89-ти странах (Украину, естественно, не учитываем). В заявлении четко указывается перечень тех стран, в которых Вы запрашиваете правовую охрану своего знака. При этом за каждую указанную страну оплачивается пошлина (подробнее об этом – далее по тексту).

89 стран (помимо Украины) – это, конечно же, немало. Но вместе с тем, такие страны, как, например, Канада, Бразилия, Индия, ОАЭ, Катар, Бангладеш и ряд других стран не поддерживают данную систему: регистрацию своей торговой марки в таких странах возможно будет осуществить, напрямую подавая заявку в Патентное Ведомство этой страны. 

Процедура подачи заявки

Регистрация торговой марки по Мадридской системе предполагает подачу одной заявки по регистрации торговой марки в Международное бюро ВОИС. Подача такой заявки осуществляется через Государственное предприятие «Украинский институт промышленной собственности» (далее по тексту – ГП «УИПС»). В заявке, помимо данных о заявителе и других необходимых сведений, указывается информация о самой торговой марке (ее изображение, а также перечень заявляемых товаров и услуг), а также перечень стран, в которых испрашивается правовая охрана.  Работа строится таким образом: Клиент сообщает специалистам нашего Агентства перечень тех стран, в которых он хотел бы получить правовую охрану своего знака. 

После получения из ГП «УИПС» заявки, Международное бюро ВОИС немедленно ее регистрирует в своем международном реестре. Датой международной регистрации считается дата, по состоянию на которую ГП «УИПС» была получена заявка, при условии, что от этой даты до даты получения заявки Международным бюро ВОИС прошло не более 2-х месяцев. 

Очень важно подойти к вопросу выбора стран, в отношении которых будет подаваться заявка, крайне ответственно, ведь, как минимум, за указание каждой страны необходимо оплачивать пошлину ВОИС. Поэтому, формулируя свой запрос, необходимо не просто указывать «страны СНГ», «страны Европы», а четко перечислить перечень интересующих стран.

Регистрацию торговой марки по Мадридской системе можно осуществить при условии, что у Вас уже есть так называемая «базовая регистрация» (т.е. зарегистрированная торговая марка) или «базовая заявка» (поданная на регистрацию заявка, еще находящаяся на рассмотрении).

Есть одно исключение при выборе базовой регистрации или базовой заявки. Если в перечне выбранных Вами стран есть Алжир, то Ваша торговая марка должна быть обязательно уже зарегистрирована, а не просто подана на регистрацию.  

Стоимость регистрации

Ответить на вопрос о стоимости регистрации торговой марки по Мадридской системе сразу не получится, ведь общую стоимость регистрации составляют целый ряд платежей. Это такие платежи как международная пошлина ВОИС, государственный сбор Украины, услуги специалистов Агентства. Если  со второй и третьей составляющей все просто, то с первой – не все так однозначно. Так, по состоянию на 18 июня 2012 г., стоимость госсбора составляет 600 грн., стоимость услуг Агентства – 2500 грн. Давайте подробнее остановимся на первой составляющей – международной пошлине ВОИС. Международная пошлина ВОИС исчисляется в швейцарских франках (CHF), величина пошлины указана здесь, а ее составляющими являются:

  • Базовая пошлина (basic fee) – 653 CHF при подаче на регистрацию черно-белого         обозначения или 903 CHF при подаче на регистрацию обозначения, выполненного в цвете;
  • Добавочная пошлина (complementary fee). Сумма добавочной пошлины зависит от количества указанных в заявке стран, в которых заявитель хочет испросить правовую охрану – по 100 CHF за каждую из стран.

Некоторые страны установили индивидуальные пошлины (individual fee), которые существенно отличаются от добавочной пошлины и составляют по состоянию на 24 мая 2012 г. не 100 CHF, а, например, от  594 CHF (Япония), от 381 CHF (Израиль) или даже от 1028 CHF (Узбекистан).

  • Дополнительная пошлина (supplementary fee), которая составляет 100 CHF и оплачивается за каждый класс товаров и услуг свыше трех.

Особенности регистрации в отдельных странах

После осуществления регистрации заявки в Международной бюро ВОИС, она направляется в Патентные Ведомства стран, в которых испрашивается правовая охрана торговой марки. Далее заявка проходит экспертизу в каждой из заявленных стран отдельно. И вот здесь начинается все самое «интересное». Несмотря на общепринятые международные нормы права в сфере интеллектуальной собственности, регистрация торговой марки в каждой стране имеет свои особенности. Например:

В случае вынесения предварительного отказа в регистрации знака, Патентное ведомство Китая дает на ответ всего-то 15 (!) дней с момента получения отказа. По сравнению с другими странами, это очень мало. Например, США выделяют на ответ 6 месяцев от даты вынесения решения;  Дания – 4 месяца;  Финляндия -12 недель. Особенно щедра в этом вопросе Австралия  - 15 месяцев от даты вынесения решения о предварительном отказе.

Наиболее щепетильны, с нашей точки зрения, эксперты Патентного Ведомства США. Очень редко, когда с их стороны не направляются те или иные запросы. Чаще всего эти запросы касаются  корректировки перечня заявленных товаров и услуг. В США вообще не практикуется заявлять полные перечни классов товаров и услуг, даже просто общие формулировки неприемлемы (например, «осветительное оборудование», «санитарно-техническое оборудование»). Таким образом, эксперты Патентного Ведомства США требуют конкретизировать практически каждый заявленный термин, несмотря на то, что все эти термины предусмотрены в Международном классификаторе товаров и услуг. К слову, не так давно мы обратили внимание на скромно заявленный перечень услуг 40-го класса в зарегистрированном на имя компании из США знака для товаров и услуг «Speaking roses» (свидетельство Украины № 74822 от 10.04.2007 г.). Так, перечень услуг 40-го класса содержит всего одну формулировку, да и еще конкретизированную: «Друкування повідомин на зрізаних квітах».

В работу специалистов нашего Агентства входит, в частности, оперативное информирование Клиентов о полученных из Международного бюро письмах, в которых, в свою очередь, содержится информация из Патентных ведомств заявленных стран. Замечательно, если речь идет о принятии положительного решения о регистрации торговой марки в той или иной стране. Но если же речь идет о получении предварительного отказа, в таком случае необходимо оперативно принимать решение о дальнейшей судьбе регистрации торговой марки в этой стране.

Сроки

Срок  процедуры регистрацииторговой марки по Мадридской системе составляет порядка 12-18 мес. от даты международной регистрации знака.

Срок действия международной регистрации торговой марки составляет 10 лет от даты международной регистрации. Данный срок может быть каждый раз продлен на 10 лет, при условии осуществления оплаты соответствующей пошлины ВОИС в течение 6 месяцев до даты окончания действия международной регистрации торговой марки.

Предварительный поиск на тождество и сходство перед подачей заявки на регистрацию торговой марки по Мадридской системе, как правило, не проводится. Это является одним из минусов такой регистрации. Связано это с тем, что на сегодняшний день не существует единой базы зарегистрированных по национальной процедуре знаков и поданных заявок всех стран-участниц Мадридской системы. А проведение предварительного поиска в каждой стране отдельно – довольно длительный и очень дорогостоящий процесс.

Таким образом, зарегистрированный с помощью Мадридской системы знак является эквивалентом заявки или регистрации этого знака, осуществленной непосредственно в каждой из стран, указанных заявителем. При этом, если в течение определенного срока ведомство по товарным знакам той или иной указанной страны не отказывает в охране, охрана знака является такой же, как если бы он был зарегистрирован в этом ведомстве непосредственно. Дополнительно следует обратить внимание, что Мадридская система также в значительной мере упрощает последующее управление товарным знаком, поскольку имеется возможность внесения записи о последующих изменениях или о продлении регистрации путем одного процедурного действия. В частности, в дальнейшем могут быть также указаны дополнительные страны.

Автор: Трембовецкая Татьяна, Патентный поверенный Украины, Директор патентно-юридического Агентства "ГОЛДМАРК"

 



Советы юристов для граждан и бизнеса на ваш e-mail!




Полезные статьи по данной тематике